上海知识产权律师解析摩某某诉海某某商业秘密 版权侵权案

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　　我们目前主要办理非诉及重大民商案件为主要业务，以出具公司运营管理及风险防范解决方案为核心产品，开展了金融法律、建筑地产、公司法务、法税管理、刑事辩护、破产清算、劳动事务、校园法治、行政法律、律师调解、公益法律等业务，为各类客户提供专业、优质、超值的法律服务。我们所始终坚持客户至上，专业合作，勤勉尽责，优质高效的服务理念，以客户需求为核心，以律所规范发展为导向，采用先进的业务团队管理模式，建立起标准化管理体系，形成了业务领域专业化、专业服务团队化、业务办理流程化、业务风险可控化的发展模式，确保服务过程及服务成果的有效管理和控制，保证了高效优质的服务水平，成为客户信任和依赖的合作伙伴，也得到了社会的肯定和好评。
 

　　下面是上海律师事务所精心为您准备的有关摩某某诉海某某商业秘密 版权侵权案例，希望对您在工作学习中有所帮助。
 

　　一、背景信息

　　（一）海某某、摩某某企业情况概述

　　海某某通信股份有限公司（以下简称海某某）是总部位于中国深圳的全球化民营上市公司，成立于1993年，是全球领先的智能专网通信产品和解决方案提供商。海某某在全球设有超过100家分支机构，拥有来自40多个国家的近万名专业人员，与全球数千家合作伙伴一起，为120多个国家和地区的政府和行业用户提供恰如所需的专网产品和解决方案。

　　摩某某系统公司（以下简称摩某某）主要经营原摩某某公司在2011年分拆旗下手机业务部门之后留下的业务，包括网络设备及对讲机等集群通信业务，旨在为客户提供良好的通信网络和设备，帮助创造安全的社会环境，推动社区和企业的蓬勃发展。作为全球专网通信领域的龙头，摩某某在各种领域都处于领导地位，包括从基础设施到应用程序和设备的公共安全通信。

　　摩某某的企业规模和市场份额都是海某某的数倍，占据全球专网通信市场约47%的份额，在中国专网通信市场则占据约33%的份额。海某某经过多年的高速发展，技术水准和服务能力都进入全球专网通信领域的第一梯队，其对摩某某的赶超态势日益明显。在海外市场，海某某多次击败摩某某中标专网通信网络建设项目，例如俄罗斯2017年FIFA联合会杯和2018年FIFA世界杯的TETRA通信网络建设项目。在中国市场，海某某同样多次击败摩某某，例如深圳地铁7号线、9号线、11号线的TETRA通信网络建设项目。

　　（二）摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案的涉案产品简介

　　海某某与摩某某在专网通信领域的产品高度重合，尤其是DMR（Digital Mobile Radio）数字产品及解决方案、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品及解决方案。TETRA是欧洲通信标准协会（ESTI）制定的开放性数字集群标准，主要满足政府单位、公共安全以及交通运输领域的专网通信要求。DMR是ESTI制定的开放性数字无线通讯标准，主要满足商业和工业用户的专网通信要求。海某某通过自主研发和海外收购，DMR和TETRA相关的通信技术和产品已达到全球领先水平。摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案涉及DMR数字产品及解决方案。
 

　　二、海某某、摩某某近年来主要的诉讼纠纷

　　2017年3月15日，摩某某诉海某某及其美国公司（AAAA AMERICA,INC.）、美西公司（AAAA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.）专利侵权、商业秘密及版权侵权。

　　2017年3月29日，摩某某就上述专利向美国国际贸易委员会（ITC）提起平行诉讼调查申请。

　　2017年4月18日，摩某某向德国杜塞尔多夫地区中级法院提起以AAAA Mobilfunk GmbH（以下简称“海某某德国子公司”）为被告的专利侵权诉讼。

　　2017年7月31日，摩某某对海某某及AAAA Communications（Australia）PTY LTD（以下简称“海某某澳洲子公司”）在澳大利亚联邦法院新南威尔士注册处提起专利侵权诉讼。

　　2017年8月29日，海某某在美国俄亥俄州北部联邦地区法院起诉摩某某专利侵权。

　　2017年9月1日，摩某某在德国曼海姆地区中级法院对海某某德国子公司提起另一个专利侵权诉讼。

　　2017年9月14日，海某某向北京知识产权法院起诉摩某某系统（中国）投资有限公司、摩某某系统（中国）有限公司、摩某某系统（中国）有限公司北京分公司在地铁专网通信市场滥用市场支配地位，排除、限制地铁专网通信市场竞争。

　　2017年11月30日，海某某向广州知识产权法院起诉摩某某系统（中国）有限公司和广州腾远通讯设备有限公司（共同被告）专利侵权。

　　2017年12月4日，海某某及其美国公司、美某某公司、POWERBBB, INC.和SEPURA BBB（赛某某）依据《谢尔曼反托拉斯法案》和《克莱顿法案》在美国新泽西州联邦地区法院对摩某某提起反垄断和反不正当竞争诉讼。

　　2019年3月25日，海某某向深圳市中级人民法院起诉摩某某系统公司在成本优化型专网通信标准必要专利许可市场滥用市场支配地位。
 

　　三、摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案的案件详情

　　当地时间2017年 3月14日，美国伊利诺伊州的北部地区法院受理摩某某的两份起诉。一份是摩某某及摩某某马来西亚公司起诉海某某及其美国公司、美西公司商业秘密侵权。另一份是摩某某起诉海某某及其美国公司、美西公司专利侵权，共涉及7个专利。两周后，摩某某就上述7个专利向美国国际贸易委员会（ITC）提起平行诉讼调查申请。2018年11月16日，ITC对上述调查作出最终裁决，认定海某某对上述7个专利中的3个存在部分权利要求侵权，并针对海某某的侵权产品颁布了有限排除令和制止令。

　　海某某以诉讼时效已过为由，向北部地区法院提交对商业秘密案件的撤诉动议，并于2018年4月提出简易程序动议(Summary Judgment Motion)。摩某某于2018年8月2日向北部地区法院提出增加版权侵权的诉讼请求。至此，摩某某诉海某某商业秘密侵权案演变成摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案。其后，该案件进入证据开示阶段，并于2019年9月结束案件证据开示。

　　根据北部地区法院的安排，上述商业秘密及版权侵权案于当地时间2019年11月6日进入庭审阶段。在庭审阶段，摩某某控诉其前雇员在数字式无线对讲机技术方面帮助过海某某，声称这位前雇员是海某某在2008年聘请的三名摩某某工程师之一，他在摩某某工作期间下载了数千份机密文件并携带出公司。摩某某还声称上述被窃取的机密文件涉及免提通信、定位功能、工人遇险报警、电话用户与无线电用户群组等通信技术，并已广泛应用于海某某相关的产品及解决方案中。

　　海某某的辩护律师提出抗议，指出海某某在聘请这些摩某某前雇员之前已设计出自己的产品原型，并且该产品原型已基本完成，这些摩某某前雇员的技术贡献是微乎其微的。摩某某主张相关赔偿应当追溯到海某某2010年至今售出的每一部无线设备。海某某的辩护律师抗议这一赔偿请求，并指出摩某某没有在这些前雇员离职时起诉，而是等到海某某的相关产品在市场上获得成功后才提起诉讼，目的是为了获得更多的赔偿金，因此摩某某的赔偿请求具有不正当性。

　　当地时间2020年2月12日，摩某某在庭审中最终明确其主张：海某某部分DMR产品侵犯摩某某21项商业秘密和4项美国版权，要求海某某及其美国公司、美西公司进行赔偿。

　　当地时间2020年2月14日（北京时间2020年2月15日），北部地区法院的陪审团对本案件作出了裁决，认定海某某及其美国公司、美西公司侵犯摩某某一项或多项的商业秘密和美国版权，应当向摩某某支付损害赔偿3.46亿美元和惩罚性赔偿4.19亿美元，合计7.65亿美元，约合人民币53亿元。当地时间2020年3月5日，北部地区法院的法官作出一审判决，支持陪审团的上述裁决结果。
 

　　四、摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案海某某一审败诉的原因

　　摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案，海某某一审败诉的原因是多方面的，但主要有以下几个方面的原因。

　　（一）知识产权风险意识薄弱、对主要的风险来源防范不足

　　据初步了解，海某某在2008年聘请三名摩某某前雇员参与DMR相关产品研发时，对潜在的风险缺乏警惕。对于那名下载过机密文件的摩某某前雇员，海某某在一定程度上忽视了他可能存在的违法行为，致使摩某某有证据证明海某某在DMR产品中使用了侵犯其商业秘密及版权的代码。

　　雇员离职后泄露原雇主的商业秘密，是商业秘密案件常见的案情。海某某在聘用摩某某前雇员时，既不考察这些摩某某前雇员的详细背景，也不关注这些摩某某前雇员对于竞业限制协议的遵守情况，严重忽视了企业招聘过程中可能存在的知识产权风险。在这些摩某某前雇员参与到实质的研发工作中后，并未采取有效措施来防范计算机软件代码版权风险，研发管理工作存在明显漏洞。摩某某正是抓住了海某某的这些问题和漏洞，让海某某无法对摩某某开示的证据给出有力反驳。

　　（二）知识产权纠纷是市场之争的延伸

　　海某某近年来发展迅速，与摩某某在全球的竞争也日趋激烈。摩某某为了维护其市场地位，通过知识产权诉讼遏制海某某的发展成为其重要的策略。海某某在发展初期，DMR的技术落后于摩某某。虽然海某某进行了自主研发，但并未发展出具备完全自主知识产权的DMR技术，而是通过与摩某某签订DMR标准必要专利许可协议获取相关技术的使用权，因此海某某在知识产权上始终受制于到摩某某。这也促成摩某某选择知识产权诉讼遏制海某某发展的重要原因。

　　（三）应对策略失误、应对经验不足、诉讼管理缺失影响案件走向

　　摩某某作为老牌的通信服务提供商，不仅技术水平和市场竞争力全球领先，而且早已具备成熟的知识产权体系，既有能力又有经验在全球范围内发起和应对知识产权诉讼。海某某近年来发展迅速，但是其应对涉外知识产权纠纷的经验还有待积累，对于重大诉讼的管理能力也还有待加强，因此在知识产权方面还不具备与摩某某全面抗衡的实力。

　　分析海某某的应诉过程，其始终没有获得有效的外部支持，基本上只能依靠自身的资源与能力，因此海某某不仅在美国的商业秘密及版权侵权案上没能占据主动，而且在中国、德国、澳大利亚的案件也没有给摩某某以有力打击，尚未形成与摩某某势均力敌的局面，不利于海某某通过和解的方式结束与摩某某之间的知识产权纠纷。

　　近年来，国内外不少涉及知识产权的诉讼最终都以和解的方式结案，最重要的一个原因是涉案企业都大力推动诉讼之外的谈判工作。通过分享市场、互相授权等互利共赢的举措平衡起诉方的利益诉求，最终达成和解。到目前为止，海某某的应对措施主要还是诉讼抗衡，有必要调整应诉策略，在诉讼之外积极开展谈判工作。

　　（四）中美贸易摩擦等国际不利形势加重了涉外知识产权纠纷的应诉困难

　　部分海外国家的政府和媒体不怀好意地给中国企业安上窃取知识产权的帽子，导致中国企业在海外的声誉受损。在摩某某诉海某某商业秘密、版权侵权案中，陪审团就有可能受到舆论环境的影响，最终作出了高额赔偿的裁决。上海知识产权律师事务所